(Điểm 39, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010)

1. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thực hiện thẩm định nội dung đơn hợp lệ theo trình tự chung quy định tại Điều 3.I.1.15 của Chương này và theo quy định cụ thể tại điểm này.

2. Đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu và yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

a) Theo quy định tại Điều 3.A.1.15 khoản (1) của Phần này, dấu hiệu được đăng ký với danh nghĩa là nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, chữ số, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc một số màu sắc nhất định.

b) Các loại dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu:

(i) Dấu hiệu chỉ là màu sắc mà không được kết hợp với dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình hoặc không được thể hiện thành dạng dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình;

(ii) Dấu hiệu thuộc đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu theo quy định tại Điều 3.A.1.16 của Phần này;

(iii) Dấu hiệu trái với trật tự xã hội, có hại cho an ninh quốc gia.

3. Đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu dạng chữ viết, chữ số (sau đây gọi là “dấu hiệu chữ”) theo quy định tại Điều 3.A.1.17 khoản (2) của Phần này.

Trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại khoản (5) Điều này, các dấu hiệu chữ sau đây bị coi là không có khả năng phân biệt:

a) Ký tự thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được (không đọc được, không hiểu được, không nhớ được) như ký tự không có nguồn gốc La-tinh: chữ Ả-rập, chữ Slavơ, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Triều Tiên, chữ Thái...; trừ khi ký tự thuộc ngôn ngữ trên đi kèm với các thành phần khác tạo nên tổng thể có khả năng biệt hoặc được trình bày dưới dạng đồ hoạ hoặc dạng đặc biệt khác

b) Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng dấu hiệu chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số, hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được như một từ - kể cả khi có kèm theo chữ số; trừ trường hợp các dấu hiệu đó được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác;

c) Một tập hợp quá nhiều chữ cái hoặc từ ngữ khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ được như một dãy quá nhiều ký tự không được sắp xếp theo một trật tự, quy luật xác định hoặc một văn bản, một đoạn văn bản;

d) Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng đó là một từ có nghĩa và nghĩa của từ đó đã được sử dụng nhiều và thông dụng tại Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến mức bị mất khả năng phân biệt;

e) Một từ hoặc một tập hợp từ được sử dụng tại Việt Nam như tên gọi thông thường của chính hàng hoá, dịch vụ liên quan;

g) Một từ hoặc một tập hợp từ mang nội dung mô tả chính hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu như dấu hiệu chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, nguồn gốc địa lý (trừ trường hợp nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của hàng hoá hoặc nhãn hiệu tập thể), phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất (trừ trường hợp nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của hàng hoá, dịch vụ), thành phần, công dụng, giá trị của hàng hoá, dịch vụ;

h) Một từ hoặc một tập hợp từ có ý nghĩa mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ nhãn hiệu;

i) Dấu hiệu chữ trùng hoặc tương tự với một trong các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của người khác theo quy định tại các Điều 3.A.1.17 khoản (e)(g)(h)(i)(k)(l) và (m) của Phần này;

k) Dấu hiệu chữ làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác như thành phần cấu tạo, quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, tính ưu việt của hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại Điều 3.A.1.16 khoản (5) của Phần này;

l) Dấu hiệu chữ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam hoặc của nước ngoài; trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.

4. Đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu dạng hình vẽ, hình ảnh (sau đây gọi là “dấu hiệu hình”) theo quy định tại Điều 3.A.1.17 khoản (2) của Phần này

Trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại khoản (5) Điều này, dấu hiệu hình bị coi là không có khả năng phân biệt, nếu:

a) Dấu hiệu hình là hình hoặc hình hình học phổ thông như hình tròn, hình elip, tam giác, tứ giác... hoặc hình vẽ đơn giản; hình vẽ, hình ảnh chỉ được sử dụng làm nền hoặc đường nét trang trí sản phẩm, bao bì sản phẩm;

b) Hình vẽ, hình ảnh quá rắc rối phức tạp khiến cho người tiêu dùng không dễ nhận thức và không dễ ghi nhớ được đặc điểm của hình như gồm quá nhiều hình ảnh, đường nét kết hợp hoặc chồng lên nhau;

c) Hình vẽ, hình ảnh, biểu tượng, dấu hiệu tượng trưng đã được sử dụng rộng rãi;

d) Hình vẽ, hình ảnh mang tính mô tả chính hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; địa điểm, phương pháp sản xuất, nguồn gốc địa lý, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

e) Dấu hiệu hình trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của người khác;

g) Dấu hiệu hình trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam hoặc của nước ngoài; trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình ảnh của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.

5. Các ngoại lệ sau đây được áp dụng khi đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình:

a) Dấu hiệu thuộc các trường hợp nêu tại khoản (3),(a),(b),(c),(g) và (h) và khoản (4)(a),(b),(c),(d) và (e) Điều này đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi và nhờ đó nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan.

b) Để được áp dụng ngoại lệ này, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về việc sử dụng một cách rộng rãi nhãn hiệu đó (thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng hiện nay..., trong đó nhãn hiệu chỉ được coi là “được sử dụng” khi việc sử dụng đó được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp) và bằng chứng về khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan của chủ nhãn hiệu. Trong trường hợp này, nhãn hiệu đó chỉ được thừa nhận là có khả năng phân biệt khi được thể hiện ở dạng đúng như dạng mà nó được sử dụng liên tục và phổ biến trong thực tế.

6. Đánh giá tính phân biệt của dấu hiệu kết hợp giữa dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình (sau đây gọi là “dấu hiệu kết hợp”)

Một dấu hiệu kết hợp được coi là có khả năng phân biệt khi dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình kết hợp thành một tổng thể có khả năng phân biệt, cụ thể:

a) Dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình đều có khả năng phân biệt và tạo thành tổng thể có khả năng phân biệt;

b) Thành phần mạnh của nhãn hiệu (yếu tố tác động mạnh vào cảm giác người tiêu dùng, gây chú ý và ấn tượng về nhãn hiệu khi quan sát) là dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình có khả năng phân biệt, mặc dù thành phần còn lại không có hoặc ít có khả năng phân biệt;

c) Trường hợp dấu hiệu kết hợp gồm các dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình không có hoặc ít có khả năng phân biệt nhưng cách thức kết hợp độc đáo của các dấu hiệu đó tạo ra một ấn tượng riêng biệt thì tổng thể kết hợp đó vẫn được coi là có khả năng phân biệt;

d) Dấu hiệu kết hợp gồm các thành phần chữ và hình không có hoặc ít có khả năng phân biệt nhưng tổng thể kết hợp đó đã đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng theo quy định tại khoản (5) Điều này.

7. Nguồn thông tin tối thiểu

a) Để đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu nêu trong đơn, ít nhất Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành tra cứu trong nguồn thông tin tối thiểu sau đây:

(i) Các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định và các đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam mà Cục Sở hữu trí tuệ đã được WIPO thông báo với ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự;

(ii) Các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hoặc thừa nhận bảo hộ đang còn hiệu lực tại Việt Nam (kể cả các nhãn hiệu nổi tiếng) dùng cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan;

(iii) Các nhãn hiệu được đăng ký đã chấm dứt hiệu lực trong thời hạn chưa quá 5 năm, trừ trường hợp nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực vì lý do không sử dụng theo quy định tại Điều 3.A.2.11 khoản (1)(d) của Phần này, dùng cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự;

(iv) Các chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam;

(v) Chỉ dẫn nguồn gốc địa lý hàng hoá, dịch vụ; tên địa lý, các loại dấu chất lượng, dấu kiểm tra; quốc kỳ, quốc huy của các quốc gia; cờ, tên, biểu tượng của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và thế giới; tên và hình ảnh lãnh tụ, anh hùng dân tộc, tên và hình ảnh danh nhân Việt Nam và nước ngoài... mà Cục Sở hữu trí tuệ sưu tầm và lưu giữ.

b) Trong trường hợp cần thiết có thể tra cứu các nguồn thông tin tham khảo ngoài nguồn thông tin tối thiểu nêu tại khoản (7)(a) Điều này, như các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại…;

8. Đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn của dấu hiệu yêu cầu đăng ký với nhãn hiệu khác

a) Để đánh giá dấu hiệu yêu cầu đăng ký nêu trong đơn có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác (sau đây gọi là “nhãn hiệu đối chứng”) hay không, cần phải so sánh về cấu trúc, nội dung, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu (đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình), đồng thời phải tiến hành so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng theo quy định tại Điều này.

b) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng: dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu đối chứng nếu dấu hiệu đó giống hệt nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện.

c) Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu:

(i) Dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc;

(ii) Dấu hiệu chỉ là bản phiên âm hoặc dịch nghĩa từ nhãn hiệu đối chứng nếu nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng.

9. Đánh giá sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ

a) Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng nhau (cùng loại) khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

(i) Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo...) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc

(ii) Có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng;

b) Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

(i) Tương tự nhau về bản chất; hoặc

(ii) Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng; và

(iii) Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...);

c) Một hàng hoá và một dịch vụ bị coi là tương tự nhau nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau đây:

(i) Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất (hàng hoá, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của hàng hoá, dịch vụ này được cấu thành từ hàng hoá, dịch vụ kia); hoặc

(ii) Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng (để hoàn thành chức năng của hàng hoá, dịch vụ này phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau); hoặc

(iii) Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện (hàng hoá, dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng, khai thác hàng hoá, dịch vụ kia...).

10. Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Trước khi ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định tại Điều 3.A.2.5 của Phần này.

11. Kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đối chứng

Dấu hiệu bị coi trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng dùng cho hàng hoá trùng hoặc tương tự hoặc có liên quan trong các trường hợp sau đây:

(i) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng;

(ii) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng của cùng chủ sở hữu nhãn hiệu;

(iii) Dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng, trừ trường hợp ngoại lệ khi tính tương tự về hàng hoá, dịch vụ và tính tương tự về dấu hiệu không đủ tạo ra khả năng nhầm lẫn khi sử dụng dấu hiệu tương tự;

(iv) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu tuy không trùng, không tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó, nhưng việc sử dụng dấu hiệu làm nhãn hiệu có thể làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng có tồn tại mối quan hệ giữa hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, có khả năng thực tế làm suy giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc tổn hại đến uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

12. Thẩm định khả năng gây nhầm lẫn khác của dấu hiệu

Việc thẩm định khả năng gây nhầm lẫn khác của dấu hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 3.A.1.16 và Điều 3.A.1.17 khoản (2) của Phần này và các quy định cụ thể sau đây.

a) Dấu hiệu bị coi là gây nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ trong các trường hợp sau đây:

(i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi, biểu tượng của một quốc gia, của một vùng lãnh thổ (quốc kỳ, quốc huy, quốc hiệu, tên nước, tên địa phương) hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, biểu tượng của một quốc gia, một vùng lãnh thổ gây nên sự lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu có nguồn gốc từ nước, vùng đó nhưng thực sự có nguồn gốc từ nước, vùng khác;

(ii) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá; dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh, nếu dấu hiệu yêu cầu đăng ký làm nhãn hiệu cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

(iii) Dấu hiệu là từ ngữ trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng một cách hợp pháp cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ và có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do người có tên thương mại nói trên sản xuất, thực hiện; dấu hiệu là hình ảnh trùng hoặc tương tự với biểu tượng thương mại của người khác đã được sử dụng một cách hợp pháp cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ và có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do người có biểu tượng thương mại nói trên sản xuất, thực hiện;

(iv) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam và nước ngoài; dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi hoặc hình ảnh nhân vật, hình tượng đặc trưng của tác phẩm đã biết đến một cách rộng rãi, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do chủ sở hữu tác phẩm đó sản xuất, thực hiện;

(v) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

b) Trong các trường hợp sau đây, dấu hiệu bị coi là có khả năng gây nhầm lẫn hoặc hiểu sai lệch về bản chất, giá trị của hàng hoá, dịch vụ:

(i) Dấu hiệu là từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, ký hiệu... gây nên ấn tượng sai lệch về tính năng, công dụng của hàng hoá, dịch vụ như dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc với một dấu hiệu khác được sử dụng rộng rãi đến mức được coi là gắn liền với một chức năng, công dụng của một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định, khiến cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu cũng có tính năng, công dụng đó;

(ii) Dấu hiệu là từ ngữ, hình ảnh gây ấn tượng sai lệch về thành phần, cấu tạo của hàng hoá, dịch vụ như mô tả hàng hoá, dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu gây nên ấn tượng sai lệch rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu được tạo thành từ hoặc có bản chất như hàng hoá, dịch vụ được mô tả.